藤川ＩＰ特許事務所メールマガジン　2025年4月号 

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◇◆◇　藤川ＩＰ特許事務所　メールマガジン　◇◆◇
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━　知財担当者のためのメルマガ　━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２５年４月号
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┃　◎本号のコンテンツ◎
┃　
┃　☆知財講座☆
┃（３９）発明の単一性（２）
┃
┃　☆ニューストピックス☆
┃
┃ ■海外サーバでも日本の特許権保護、ドワンゴの勝訴確定（最高裁）
┃ ■知財侵害物品、輸入差し止め件数が過去最多（財務省関税局）
┃ ■ＡＩ技術の発達と特許制度、今後の対応で論点示す（特許庁）
┃ ■音楽教室の著作権使用料で合意（日本音楽著作権協会）
┃ ■代理人の宣誓により印鑑証明書の提出が原則省略可能 （特許庁）
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動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、米国のＦＣ２を訴えた訴訟の上告審で、最高裁は、特許の効力が国内に限定される「属地主義」の原則をめぐり、国境を超えるオンラインサービスに関して、「実質的に国内のサービスと評価できれば特許侵害に当たる」との判断を示しました。

海外にサーバを置くサービスの特許権侵害を最高裁判所が認めたのは初めてです。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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（３９）発明の単一性（２）
【質問】
一件の特許出願では一つの発明しか特許請求できないのでしょうか？

【回答】
前号で、特許法第37条に規定されている「発明の単一性」について、複数の発明がどのような関係にあれば一件の特許出願で複数の発明を特許請求できるのか説明しました。今号では、引き続いて、「発明の単一性」といわゆる「シフト補正禁止」の規定との間で注意が必要な事項、特許審査基準で例示されている複数発明の間に「発明の単一性」が認められる場合を紹介します。

＜複数の発明の間における「同一の又は対応する」技術的特徴＞
前号で紹介した、「2022年度知的財産権制度入門テキスト　特許制度の概要　特許権の効力」の項で紹介されている事例による鉛筆の発明を用いて説明します。特許請求の範囲の請求項１、２が次のように記載されている特許出願で審査を受けたとします。

　請求項１：断面が六角形の木製の軸を有し、当該軸の表面に塗料が塗られている鉛筆。
　請求項２：前記軸の一方の端に消しゴムが付いている請求項１記載の鉛筆。

　この場合は、「断面が六角形の木製の軸で、軸の表面に塗料が塗られている、鉛筆」が、請求項１記載の発明と請求項２記載の発明との間における「同一の又は対応する」技術的特徴になります。

＜同一の又は対応する特別な技術的特徴＞
前号で説明したように、審査を受けている特許出願が特許法第37条の「発明の単一性」要件を満たしているかどうかについては、特許請求の範囲に記載された二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かによって判断されます（特許法施行規則第25条の8第1項、特許審査基準）。

上述の場合、請求項１、２記載の発明の間における「同一の又は対応する」技術的特徴である「断面が六角形の木製の軸で、軸の表面に塗料が塗られている、鉛筆」が、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」であるならば、特許請求の範囲に上述した請求項１、２が記載されている特許出願は、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件を満たしている、ということになります。

＜特許庁の審査での取り扱い＞
特許出願の審査では、特許請求の範囲に記載されている複数の請求項に記載されている発明の中で、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たす一群の発明（すなわち、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する一群の発明）について、発明の単一性（特許法第37条）以外の要件、すなわち、新規性、進歩性などの特許要件を審査します。

したがって、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たす一群の発明ではないと認められる発明が特許請求の範囲に記載されている複数の請求項の中に存在している場合には、その発明については、発明の単一性（特許法第37条）以外の要件、すなわち、新規性、進歩性などの特許要件は、審査されない取扱いになります。

ただし、前号で説明したように、特許法第37条違反は拒絶理由であるが異議申立・無効理由ではなく、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件の判断は必要以上に厳格にしない、とされています。

そこで、特許請求の範囲に記載されている複数の請求項に係る発明の中に、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たす一群の発明に該当しない発明が存在していると認められる場合であっても、その発明が、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査をすることが可能であると考えられる場合には、当該発明も含めて審査対象にして発明の単一性（特許法第37条）以外の要件である新規性、進歩性などの特許要件についても審査を行う取扱いがされます。

一方、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たす一群の発明に該当しない発明が特許請求の範囲に記載されている複数の請求項に係る発明の中に存在していて、その発明については、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を行わなければ審査できない、と判断できる場合では、当該発明は「審査対象とならない発明」であるとされ、審査している特許出願に対する拒絶理由通知書には、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件を満たしてないという拒絶理由と、審査対象にした発明についての新規性、進歩性などの発明の単一性（特許法第37条）以外の要件についての審査結果と、「審査対象とならない発明」について、その旨と、審査官がそのように判断した理由とが記載されるようになります。

＜特許法第37条違反の指摘を受けずに他の特許要件の判断を受ける場合＞
特許庁の審査では上述したように審査が行われるので、発明の単一性の要件（特許法第37条）が満たされていない場合には、その旨の拒絶理由の指摘を受けることになります。

しかし、発明の単一性の要件（特許法第37条）を満たしていないにもかかわらず、その旨が指摘されず、発明の単一性（特許法第37条）以外の要件、すなわち、新規性、進歩性などの特許要件についての審査結果だけを拒絶理由通知書で受けることがあります。

例えば、上述の鉛筆の発明で、特許庁審査官が審査したところ、請求項１記載の発明（断面が六角形の木製の軸を有し、当該軸の表面に塗料が塗られている鉛筆）は先行技術文献１に記載されているので新規性欠如、請求項２記載の発明（断面が六角形の木製の軸を有し、当該軸の表面に塗料が塗られていて、前記軸の一方の端に消しゴムが付いている鉛筆）は先行技術文献１の記載と先行技術文献２の記載とを組み合わせることで進歩性欠如という拒絶理由を指摘するべきであると判断するに至ったとします。

前号で説明したように、従来技術と比較した時に新規性が欠如している発明や、進歩性が欠如している発明は、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件の判断において、「先行技術との対比において『技術上の意義』を有していない発明」であるとされる取扱いになります。

そこで、上述の場合、請求項１記載の発明と、請求項２記載の発明との間には「同一の又は対応する特別な技術的特徴」が存在していないことになり、特許庁審査官は、「特許法第 37 条の『発明の単一性』要件が満たされていない」という拒絶理由を打つことができます。　

しかし、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件の判断は必要以上に厳格にしない、とされていることから、このような場合に、審査官は、特許法第37条違反を指摘する拒絶理由ではなく、「請求項１記載の発明は新規性欠如、請求項２記載の発明は進歩性欠如」という拒絶理由だけを通知することがあります。

＜「シフト補正禁止」との関係＞
特許出願の審査で拒絶理由を受けた後に行う特許請求の範囲の補正で、特許請求する（＝審査を受ける）発明の内容を大きく変更する補正は、いわゆるシフト補正と呼ばれて禁止されています（特許法第17条の２第4項）。シフト補正を行うと、補正後の発明についての新規性、進歩性などの判断を受けることなしに「シフト補正禁止の規定に違反している」として拒絶理由を受けることになります（特許法第49条第一号）。

特許出願の審査で拒絶理由を受けた後に行う特許請求の範囲の補正では「その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」というのがシフト補正を禁止する特許法第17条の２第4項の規定です。特許法第 37 条の「発明の単一性」要件は、シフト補正禁止の規定（特許法第17条の２第4項）でも検討される事項です。

上述したように、本来であれば、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件を満たしていないという拒絶理由が打たれるところを、請求項１の発明は新規性欠如、請求項２の発明は進歩性欠如、という拒絶理由だけを受けたとします。

この場合に、「それでは鉛筆の発明については特許取得を断念し、特許出願時の明細書・図面の中に記載していた『消しゴム付きのシャープペンシルの発明』に補正して審査を受けよう」ということで補正を行って拒絶理由に対応するとします。

このような補正は、特許法第 37 条の「発明の単一性」要件を満たいしていない発明に補正するものになりますから、特許法第17条の２第4項で禁止されているシフト補正そのものです。

そこで、「新規性・進歩性欠如を指摘された発明の特許取得は断念し、審査を受けていなかった発明で仕切り直して審査を受けよう」と考えていたところ、「シフト補正禁止」に違反するという拒絶理由、しかも、補正したことに起因する拒絶理由だけを通知する拒絶理由ですから「最後の拒絶理由」を受けることになります。

このように、審査を受けていたすべての発明に対して新規性欠如、進歩性欠如を指摘する拒絶理由を受けた際の対応で、明細書・図面の中に記載していてまだ審査を受けていない発明に補正して審査を受けようとする場合には注意する必要があります。

＜複数の発明の間に「発明の単一性」が認められる場合の例示＞
特許出願で特許請求したいと考えている発明が、上述した「発明の単一性」の要件を満たすものであるかどうかについては、先行技術との関係、等で様々です。

そこで、詳しくは、特許出願の代理をする専門家である弁理士に相談することをお勧めしますが、特許審査基準では、「請求項に係る発明間に特定の関係がある場合の判断類型」として以下に説明する関係にある複数の発明の間には「発明の単一性」が認められることになるとしています。

Ａ．物とその物を生産する方法、あるいは、物とその物を生産する機械、器具、装置その他の物
「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置その他の物」が「（その）物」の生産に適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるとして、「物の発明」と、「（その）物を生産する方法の発明」、「（その）物を生産する機械などの発明」とを一件の特許出願でそれぞれ特許請求して審査を受けることができます。

Ｂ．物とその物を使用する方法、あるいは、物とその物の特定の性質を専ら利用する物
「物を使用する方法」が「（その）物」の使用に適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるとして、「物」の発明と、「（その）物を使用する方法」の発明とを一件の特許出願でそれぞれ特許請求して審査を受けることができます。

　「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「（その）物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるとして、「物」の発明と、「（その）物の特定の性質を専ら利用する物」の発明とを、一件の特許出願でそれぞれ特許請求して審査を受けることができます。

Ｃ．物とその物を取り扱う方法、あるいは、物とその物を取り扱う物
「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」が「（その）物」の取扱いに適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるとして、「物」の発明と、「（その）物を取り扱う方法」の発明、「（その）物を取り扱う物」の発明とを、一件の特許出願でそれぞれ特許請求して審査を受けることができます。

■ニューストピックス■
●海外サーバでも日本の特許権保護、ドワンゴの勝訴確定（最高裁）
日本国特許第6526304号（発明の名称：コメント配信システム）を所有して動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、動画投稿サイトを運営する米国のFC２に対して、特許権に基づいて配信差し止めや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は、FC２側の上告を棄却しました。これにより、FC２側の特許権侵害を認め、賠償や配信差し止めを命じたドワンゴ側勝訴の２審・知財高裁判決が確定しました。

▷詳細はこちら（PDFが開きます）

ドワンゴ特許は、動画及び動画に対してユーザが書き込んだコメントを表示する端末装置と、当該端末装置に当該動画や当該コメントに係る情報を送信するサーバとをネットワークを介して接続したシステムに関するもので、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上を図るものです。

FC２側は、米国内で、ウェブサーバ、コメント配信用サーバ及び動画配信用サーバを設置管理し、ウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、HTMLファイル及びプログラムを格納したファイル（JavaScriptファイルなど）を配信していました（本件配信）。

我が国の領域外に所在するサーバと我が国領域内に所在する端末とを含むシステムを構築するFC２側の行為が我が国の特許権を侵害するかが問題になっていました。

最高裁は、「我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。

そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内におけるものに当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。」としました。

また、サーバの所在地が我が国の領域外にあることに関して、「本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。」としました。

海外にサーバを置いて提供されるサービスの特許権侵害を最高裁判所が認めたのは初めてです。

●知財侵害物品、輸入差し止めが過去最多（財務省関税局）
財務省は、2024年に全国の税関が知的財産権を侵害する偽ブランド品などの輸入を差し止めた件数が3万3019件で、過去最多を更新したと発表しました。

▷詳細はこちら（別サイトが開きます）

財務省関税局によると、輸入差し止め件数は、前年比4.3%増となり、過去最多を更新しました。中国からの差し止め件数が全体の8割を占めています。

権利別でみると、偽ブランド品などの商標権侵害物品が3万1212件（構成比93.6％、2.5％増）で、引き続き全体の約９割を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が1380件（構成比4.1％、59.9％増）でした。

財務省は、通販サイトを利用した小口取引が増加する中、2022年10月の法改正で販売目的に限らず、個人使用のために輸入した偽ブランド品なども税関での没収が可能となったことが、差し止め件数の増加につながったとしています。

●ＡＩ技術の発達と特許制度、今後の対応で論点示す（特許庁）
特許庁の特許制度小委員会は、AI技術の発達を踏まえた特許制度の今後の対応をめぐり論点を示しました。

▷詳細はこちら（PDFが開きます）

主な項目は下記の通り。

①発明該当性
・人がAIを利用して生成した発明は、特許法に規定する「発明」に該当するか。AI発明（AIが自律的にした発明）についてはどうか。

②発明者
・AIを利用して生成した発明の発明者の認定は、従前と同様で良いか。
・人の関与があるが発明者が存在しないという事態が生じ得る場合、当該発明は特許法で保護されるか。権利の帰属主体は誰か。
・AI発明に対して、AIを発明者として認めるべきか。
・出願する際に発明者を偽り得るところ、これは問題か。問題とする場合、どのように対応をするか。

③引用発明適格性
・AIを利用して生成した資料・論文等は、新規性・進歩性の判断の根拠（引用発明）となるか。・引用発明と認定するために満たすべき要件や基準が必要となるか。

④新規性・進歩性
・「当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）」の考え方等に影響があるか。
・「公知」の考え方に影響があるか。

⑤記載要件
・ 記載を求める事項や程度を変更すべきか。

●音楽教室の著作権使用料で合意（日本音楽著作権協会；JASRAC）
日本音楽著作権協会（JASRAC）は、音楽教室のレッスンに関わる著作権使用料について、音楽教室の運営事業者で構成する「音楽教育を守る会」と合意したと発表しました。

▷詳細はこちら（PDFが開きます）

新たな規定では、音楽教室事業者がJASRACに支払う使用料は、受講者1人当たり年額750円、中学生以下は同100円。個人経営の教室は使用料徴収の対象外。新規定は4月から運用が開始されます。

音楽教室の著作権使用料を巡ってはJASRACが2017年、徴収の方針を表明。これに対し、教室側は徴収権限がないとして提訴しました。22年の最高裁の上告審判決では、教師の演奏は徴収可能とする一方、生徒の演奏は徴収できないと判断しました。

●代理人の宣誓により印鑑証明書の提出が原則省略可能 （特許庁）
特許庁は、特許庁関係手続における押印について、本年4月1日以降は、代理人（本人による手続については手続者本人）の宣誓により、「印鑑証明書」及び「実印による証明書」の提出が原則、省略可能になると発表しました。

▷詳細はこちら（別サイトが開きます）

出願人の名義変更や特許権等の移転登録申請については、押印による手続は続けられていますが、押印した印鑑の印鑑証明書については、代理人等が宣誓書により「譲渡人等の実印である旨」の宣誓があれば代替可能とし、押印された実印に関して合理的疑義が無い限り、提出は原則不要となります。

改正後でも引き続き押印を要する手続（33種類）については、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印での手続が必要になります。

＜編集後記＞
【今月の一冊】『重点解説　不正競争防止法の実務』（岸慶憲他著、勁草書房発行）
不正競争防止法の基礎から実務の重要ポイントがまとめられた本です。

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発行元　藤川ＩＰ特許事務所
弁理士　藤川敬知
〒468-0026　名古屋市天白区土原4－157
TEL：052-888-1635　FAX：052-805-9480
E-mail：fujikawa@fujikawa-ip.com

<名駅サテライトオフィス>
〒451-0045　名古屋市西区名駅1-1-17
名駅ダイヤメイテツビル11階エキスパートオフィス名古屋内

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